2014年7月31日掲載
弁理士　佐久間　勝久

これらは、出願商標または商標登録が商標法第4条第1項第15号の規定に該当するかどうかの判断において、“取引の事情”をどのように斟酌するべきなのかを示す事件である。他の相対的拒絶理由に該当するかどうか等についても判示されているが、本稿では割愛する。

1.知財高裁平成21年（行ケ）第10404号事件（事件1：シーサー事件）の概要

事件1は、原告（個人）が、被告（特許庁長官）に対し、被告の商標登録についての商標法第4条第1項第15号の規定に該当することによる取消決定（異議2007-900349号の再審理（商標法第63条第2項で準用する特許法第181条第2項））の取消を求めた商標登録取消決定取消訴訟である。
なお、異議2007-900349号の申立人は「プーマ　アーゲー　ルドルフ　ダスラー　スポーツ社（以下、プーマ社）」である。プーマ社は、事件1の引用登録商標に基づき商標法第4条第1項第11号（類似）、同項第15号（混同を生ずるおそれ）、同項第19号（不正使用目的）を理由に異議申立した。特許庁は同項第11号違反として平成21（2009）年10月29日に取消決定したものの、『知財高裁平成20年（行ケ）第10311号』にて同決定の取消判決、すなわち事件1の登録商標と事件1の引用登録商標との非類似が確定した。
また、プーマ社は事件1の被告補助参加人である。

(1)事件1の商標登録及び引用商標登録

【1】事件1の商標登録

登録番号 :	商標登録第5040036号（権利者：個人）
出願日 :	平成17（2005）年6月21日（設定登録日：平成19年(2007)4月13日）
事件1の登録商標 :
区分 :	第25類
指定商品 :	Ｔシャツ，帽子

【2】事件1の引用商標登録

登録番号 :	商標登録第3324304号（権利者：プーマ　エスイー）
出願日 :	平成6(1994)年12月20日（設定登録日：平成9(1997)年6月20日）
事件1の引用登録商標 :
区分 :	第25類
指定商品 :	被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

(2)本稿で注目する争点

事件1の商標登録が事件1の引用商標登録との関係で商標法第4条第1項第15号（混同を生ずるおそれ）に該当するか。

(3)判決（平成22(2010)年7月12日判決言渡）について

※主文抜粋 『特許庁が異議2007-900349号事件について平成21年10月29日にした決定を取り消す。』 ※上記争点に対する結論抜粋 ●引用登録商標の周知著名性 『事件1の引用登録商標は世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーであるプーマ社の業務に係る商品を示すものとして周知著名かつ独創的である。』 ●類似性 『事件1の登録商標の指定商品はプーマ社の業務に係る商品と，その性質・用途・目的において関連し，（中略）商品の取引者及び需要者は相当程度共通する』 『事件1の登録商標と事件1の引用登録商標とは，生じる称呼及び観念が相違し，外観も必ずしも類似するとはいえない』 ●取引の実情 『原告（個人）が経営する沖縄総合貿易が主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信販売で事件1の登録商標を付したＴシャツ等（衣料）を販売するに止まっており，販売規模が比較的小規模である』 ●混同を生ずるおそれ 事件1の登録商標の指定商品（中略）の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても，該登録商標をその指定商品に使用したときに，当該商品がプーマ社又は同社と一定の緊密な営業上の関係若しくは同社と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれ（広義の混同のおそれ）があるとはいえないというべき』 ●結論 『したがって，事件1の商標登録には，法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるとはいえない。』 『法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するに（中略）当たり，取引の実情として，現実の使用態様を勘案することができる』 注：太字、斜字及び下線部分は筆者改変、追記（以下、抜粋部分について同じ）

このように、知財高裁はプーマ社の登録商標の周知著名性及び商品の需要層の重複を認めつつも、事件1の商標登録の権利者の事業規模が小さいという“原告（個人）の個別具体的な取引の実情”を考慮した結果、いわゆる広義の混同が生じないと認定している。そのため、商標法第4条第1項第15号の規定に該当しないと認定し、取消決定を覆した。

(4)参考情報

ちなみに、「パロディ」の概念は商標法の定める法概念ではないと裁判所は判示している。また、原告（個人）が経営する沖縄総合貿易のホームページ記載（事件1の登録商標の動物図形部分には沖縄を象徴するシーサーが沖縄から大きな舞台に跳び出してほしいという原告（個人）の願いが込められている）に基づき、そもそもパロディとする趣旨で事件1の登録商標を創作したものではないと裁判所は認定している。さらに、上記事件1の登録商標と事件1の引用登録商標とは非類似であることを理由に，裁判所はフリーライド及びダイリューションを否定している。
審査段階で事件1の引用商標登録は引用されていない。しかし、審査官は同商標登録以外の2件の先行商標登録と類似する、すなわち商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定している。同査定は拒絶査定不服審判（不服2006-16943号）で覆された。

2.知財高裁平成24年（行ケ）第10454号審決取消請求事件（事件2：KUmA事件）の概要

事件2は、原告（北海道デザイン株式会社）が、被告（プーマ社）に対し、商標登録無効審判（無効2011-890089号：平成23（2011）年10月12日請求）の無効審決の取消を求めた訴訟である。
注：除斥期間満了日（設定登録日から5年）の前日に上記商標登録無効審判（無効2011-890089号）が請求されている（商標法第47条第1項）。

(1)事件2の商標登録及び引用商標登録

【1】事件2の商標登録

登録番号 :	商標登録第4994944号（権利者：北海道デザイン株式会社） 注：出願人は「日本観光商事株式会社」。平成24年10月17日に現権利者に特定承継。現権利者は出願人のライセンス管理会社。
出願日 :	平成18（2006）年4月3日（設定登録日：平成18年(2006)10月13日）
事件2の登録商標 :
区分 :	第25類
指定商品 :	洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，マフラー，帽子，ベルト，運動用特殊衣服， 運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）但し、寝巻き類，水泳着，水泳帽，和服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（乗馬靴を除く。）を除く

【2】事件2の引用商標登録

登録番号 :	商標登録第3324304号（権利者：プーマ　エスイー）
出願日 :	平成6(1994)年12月20日（設定登録日：平成9(1997)年6月20日）
引用登録商標 :
区分 :	第25類
指定商品 :	被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

注：事件1の引用商標登録と事件2の引用商標登録とは同一

(2)本稿で注目する争点

事件2の商標登録が事件2の引用商標との関係で商標法第4条第1項第15号（混同を生ずるおそれ）に該当するか。

(3)判決（平成25(2013）年4月25日判決言渡）について

※主文抜粋 『原告の請求を棄却（無効審決を維持）する。』 ※上記争点に対する結論抜粋 ●引用登録商標の周知著名性 『事件2の引用登録商標は，事件2の商標登録の出願時には既に，プーマ社の業務に係るスポーツシューズ，被服，バッグ等を表示する商標として，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており，事件2の商標登録の登録査定時及びそれ以降も，そのようなものとして継続していたと認めることができる。』 『事件2の引用登録商標の一部を用いる態様や，「ＰＵｍＡ」の書体が異なる態様があるとしても，事件2の引用登録商標の変形として，同商標が周知・著名であることを踏まえての態様と認められるから，同商標の周知・著名性の認定を裏付けるものである』 ●類似性 『事件2の登録商標と事件2の引用登録商標とは，4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点，その右肩上方に（中略）四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。』 『このような共通する構成から生じる共通の印象から，事件2の登録商標と事件2の引用登録商標とは，全体として離隔的に観察した場合には，看者に外観上酷似した印象を与える』 ●取引の実情 『事件2の商標登録の指定商品は，事件2の引用登録商標が長年使用されてきた商品とは同一であるか又は（中略）関連性の程度が極めて高く，商標やブランドについて詳細な知識を持たず，商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。』 『衣類や靴等では，商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なく なく，その場合，商標の微細な点まで表されず，需要者が商標の全体的な印象に圧 倒され，些細な相違点に気付かないことも多い。』 『原告製品は（中略）観光土産品の販売場所で販売されていると主張するけれども，観光土産品は，土産物店のみならずデパート・商店街等でも販売され，同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されていることが認められるから，販売場所も共通にする』 ●混同を生ずるおそれ 『本件商標をその指定商品（中略）に接する取引者，需要者は，顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し，周知著名となっている引用商標を連想，想起して，当該商品が被告又は被告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その出所について（広義の）混同を生ずるおそれがあるといえる。』 ●結論 『法4条1項15号に該当するとした審決の判断に誤りはない。』

このように、知財高裁はプーマ社の登録商標の周知著名性及び商品の需要層の重複を認め、事件2の商標登録の権利者の観光土産品がデパート・商店街等でも販売され，同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されているという“原告の個別具体的な取引の実情”を考慮し、いわゆる広義の混同が生じると認定している。そのため、商標法第4条第1項第15号の規定に該当すると認定し、無効審決を維持する判決を出している。

(4)参考情報

知財高裁は、商標法第4条第1項第7号（公序良俗違反）にも該当すると判示している。その際に認定した事実は以下の通り。

※知財高裁認定事実 『原告は日本観光商事社のライセンス管理会社であるが（弁論の全趣旨），日本観光商事社は，本件商標以外にも，欧文字4つのロゴにピューマの代わりに馬や豚を用いた商標や，他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願し（甲4，5，14），商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともあること（甲15，16）が認められる。』 『日本観光商事社は引用商標の著名であることを知り，意図的に引用商標と略同様の態様による4個の欧文字を用い，引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え，全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより，本件商標に接する取引者，需要者に引用商標を連想，想起させ，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け，原告は上記の事情を知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認める』 『事件2の登録商標をその指定商品に使用する場合には，事件2の引用登録商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され，該引用登録商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力，ひいてはプーマ社の業務上の信用を毀損させるおそれがある』

このように、“出願人の過去の個別具体的な行状”を知財高裁は認定している。そのため事件1の判断とは違い、『観光土産品は，土産物店のみならずデパート・商店街等でも販売され，同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されていることが認められるから，販売場所も共通』として「混同を生ずるおそれ」があると判断したと考える。

3．考察

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕の1273～1274頁及び1279頁には、以下のような記載がある。

『登録の要件は（中略）「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」商標であること』 『登録主義においては、現実に商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想されるから、（中略）現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべき』 『〔字句の解釈〕 〈自己の業務に係る商品又は役務について使用をする〉（中略）指定商品又は指定役務に係る自己の業務が現に存在しないときは、少なくとも将来において指定商品又は指定役務に係る自己の業務を開始する具体的な予定がなければならないと考えられる。また、「使用をする」とは現在使用をしているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む。なお、この要件は査定時に備わっていればよい。』

このように、いわゆる登録主義を採用している日本では、査定時に使用意思があれば登録要件を満たすと判断される。また、商標法第4条第1項第15号は出願時及び査定時に該当するか否かが判断される規定である（いわゆる両時判断、商標法第4条第3項）。そのため、出願時及び査定時に出願人が未だ自己の業務を開始していない場合が十分に想定される。

最高裁判所はいわゆるレールデュタン事件（最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決）にて、「混同を生ずるおそれ」の判断方法を次のように判示している。

『商標法第4条第1項第15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである。』

商標審査基準第10版（平成24(2012)年3月）には、「混同を生ずるおそれ」の判断方法についての次のような記載がある。

『2．「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、（中略） (ホ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 等を総合的に考慮するものとする。』 『7．他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとする。』

これらの記載があるため、“商品等の取引の実情”を加味して「混同を生ずるおそれ」を判断すべき点に異論はない。ただし、登録主義を採用、すなわち出願時及び査定時に出願人が未だ自己の業務を開始していない場合であっても登録要件を満たすと行政判断する我が国において、審査官は出願に係る指定商品等が市場で一般的にどのように取引されているのかを“商品等の取引の実情”として考慮するしかないと考える。よしんば出願時及び査定時に出願人が自己の業務を開始しているとしても、該出願人の個別具体的な取引の実情を詳細に把握するためには審査官の多大な労力が必要となる。そのため、“出願人の個別具体的な取引の実情”の加味を審査官に求めることは酷であると言わざるを得ない。

ところが、知財高裁は事件1で“原告（個人）の個別具体的な取引の実情”を考慮して「混同を生ずるおそれ」を判断している。事件2では観光土産品としての衣類等が一般的にデパート・商店街等でも販売されていると判断しているが、同時に“出願人の過去の個別具体的な行状”の認定に基づいて公序良俗違反にも該当すると判断している。そのため、これとて「混同を生ずるおそれ」の判断にあたり該認定が大きく影響していると推認し得る。

事件1ではその登録商標が引用商標の存在なしに選択されたとは言い難いものの非類似と認定できるだけの余地があること、事業規模が小さく沖縄で細々と商売を営む原告を世界的企業である補助参加人から守るという目的があること、これらのことから、特許庁の取消決定を覆すという結論ありきで知財高裁が審理したと考える。一方、事件2ではその登録商標と引用登録商標との類似度が高く、原告（出願人）の過去の行状が不正の目的の存在を推認させるため、無効の結論ありきで知財高裁が審理したと考える。

4.実務上の指針

周知著名かつ独創的な商標の指定商品等に類似する商品等について、該商標に基づいて選択したと推認される商標を出願する場合であっても、出願人の事業規模や過去の行状等によっては登録に至る可能性があることが明らかになった。これにより、出願前調査を行う場合、商標法第4条第1項第15号の規定に当たるか否かは調査依頼人の事業規模や過去のビジネス展開手法等の“個別具体的な取引の実情”を加味して判断しなければ、高精度の調査結果を得られなくなったといえよう。
また、周知著名商標の権利者が同商標に基づいて選択したと推認される商標登録に対する異議申立や無効審判を請求する場合も、前記“個別具体的な取引の実情”を加味しなければ、商標法第4条第1項第15号の規定に基づく異議申立等の成功可能性についての高精度な予測が困難となったといえよう。

以上

※参考情報（広義の混同）

最高裁判所はいわゆるレールデュタン事件（最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決）にて、「混同を生ずるおそれがある商標」について次のように判示している。

『商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。）がある商標を含むものと解するのが相当である。』

商標審査基準第10版（平成24(2012)年3月）でも、「混同を生ずるおそれがある場合」として、以下のように広義の混同まで含むとしている。

『商標法第4条第1項第15号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合（狭義の混同）のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合（広義の混同）をもいう。』