2018年12月4日掲載
弁理士　福井宏司

1．事件の概要

本件は、特許異議の申立てに基づく取消決定の取消訴訟である。争点は、発明該当性、についての判断の誤りの有無である。

2．当事者

原告　株式会社ペッパーフードサービス
被告　特許庁長官
同補助参加人　Ｙ

3．事件の経緯

特許庁審査部（特許5946491号）

2014.06.04　　出願
2014.10.20　　出願審査請求
2015.09.02　　拒絶理由通知
2015.11.26　　意見書、手続補正書
2016.04.26　　特許査定
2016.06.10　　設定登録

特許庁審判部（異議2016-701090）

2016.11.24　　異議申立
2017.03.10　　取消理由通知
2017.05.10　　意見書、訂正請求（特許権者）
2017.05.18　　訂正の請求があった旨の通知書
2017.06.19　　意見書（異議申立人）
2017.07.31　　取消理由通知書
2017.09.25　　意見書、訂正請求（特許権者）
2017.11.28　　異議決定（取消決定）

知財高等裁判所（H29年（行ケ）第10232号）

2017.12.26　　出訴
2018.10.17　　判決言渡（取消決定）

4．本件特許発明1(請求項1記載の発明）に関する明細書の記載

（1）請求項1の記載

「【請求項1】（原告の分説に従う）
Ａ お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
Ｂ 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
Ｃ 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
Ｄ 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
Ｅ 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
Ｆ 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、
Ｇ ステーキの提供システム。」

（2）背景技術

段落番号【0002】に次のように記載されている。
「　飲食店において提供されるステーキは、ゆったりと椅子に座り、会話を楽しみながら食すのが一般的であり、どうしても場所代、人件費がかかり、高価なものとなっていた。また、提供されるステーキの大きさは、定量で決まっていたり、選べる場合であっても、100ｇ、150ｇ、200ｇと言ったように、その量が決められており、お客様が、自分の好みの量を、任意に思う存分食べられるものではなかった。」

（3）発明が解決しようとする課題

段落番号【0003】に次のように記載されている。
「本発明は、上述した背景技術が有する課題に鑑み成されたものであって、その目的は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することにある。」

（4）明細書に記載の実施形態の概要

・お客様を立食形式のテーブル（図1参照）に案内する。テーブルには、テーブル番号22を記載した札Ｈを置いておく。この際、可動式パーティション（図6参照）により仕切り、隣にもお客様を案内できるようにスペースを確保する。
・接客スタッフは、ドリンク、サラダ、ライスなどのステーキ以外の注文を先ず伺い、テーブル番号が示されたステーキ以外のオーダー票を作成する。お客様には、テーブル番号を記載した札Ｈを持ってカットステージまで移動して頂く。
・カットステージにおいては、お客様の要望するステーキの種類及び量（グラム単位で）を伺い、ステーキを肉ブロックＢからカットする（図2参照）。これを計量機で測り、ステーキの量についてお客様の了承を得る。

・ステーキの種類及び量、価格、テーブル番号を記した2枚のシールを計量機から打ち出す。1枚のシールをステーキのオーダー票とし、先のステーキ以外のオーダー票に貼着する。お客様には案内したテーブルに戻って頂く。
・カットした肉Ａには先の計量機から打ち出された他の1枚のシールＳを付す（図3参照）。これにより他のお客様のものと混同が生じない状態とする。
・肉を溶岩及び／又は炭火焼きし、焼いた肉を加熱した鉄皿に乗せて、鉄皿に乗せたステーキとライス等の他のオーダー品とをオーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ。
・テーブルには、予めフォーク、ナイフ、塩、コショウのなどが用意されている。
・食事が終了したら、お客様にはオーダー票を持ってレジまで移動して頂き、お支払いをして頂く。

（5）発明の効果

段落番号【0005】に次のように記載されている。
「上記した本発明に係るステーキの提供システムによれば、お客様が要望する量のステーキを、ブロックからカットして提供するものであるため、お客様は、自分の好みの量のステーキを、任意に思う存分食べられるものとなる。また、お客様は、立食形式で提供されたステーキを食するものであるため、少ない面積で客席を増やすことができ、またお客様の回転、即ち客席回転率も高いものとなる。
上記したようなことから、本発明に係るステーキの提供システムは、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができるものとなる。」

5．特許異議申立における取消理由（本件特許発明1の発明該当性）の要点

審判部は、本件特許発明1の発明該当性について次のように判断した。（注：下記における太字、下線は筆者が施したもの。）
「ア　本件特許発明1は、…(略）…「お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供する」ことを「課題」とし、「…（略；構成要件Ａの内容）…」を「課題を解決するための技術的手段の構成」として採用することにより、…(略）…となって、「お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる」という「技術手段の構成から導かれる効果」を奏するものである。
そうすると、この課題及びこの効果を踏まえ、本件特許発明1の全体を考察すると、本件特許発明1の技術的意義は、お客様を立食形式のテーブルに案内し、お客様が要望する量のステーキを提供するというステーキの提供方法を採用することにより、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供するという飲食店における店舗運営方法、つまり経済活動それ自体に向けられたものということができる。

　イ　本件特許発明1は、…(略）…と特定され、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物を、その構成とするものである。
しかし、「札」の本来の機能とは、ある目的のために必要な事項を書き記したり、ある事を証明することにあるところ、本件特許発明1の「札」も、お客様を案内したテーブルのテーブル番号が記載されており、他のお客様と混同しないように、あるいは案内したお客様のテーブル番号を明らかにするために札にテーブル番号を記載したものである。
また、「計量機」の本来の機能とは、長さや重さなど物の量をはかり、その物の量を表示することにあるところ、本件特許発明1の「計量機」も、お客様の要望に応じてカットした肉の重さをはかって、その肉の重さをシールに表示するものである。
また、「印し（これを具体化したものが「シール」である。）」の本来の機能とは、他と紛れないように見分けるための心覚えしたり、あるいはあることを証明することにあるところ、本件特許発明1の「印し（シール）」も、お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別するために、シールに計量機が出力した肉の量とテーブル番号を記載したものである。
そうすると、本件特許発明1において、これらの物は、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されるにすぎないから、本件特許発明1の技術的意義は、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物自体に向けられたものということは相当でない。

　ウ 　本件特許発明1は、「ステーキの提供システム」という「システム」を、その構成とするものである。
しかし、本件特許発明1における「ステーキの提供システム」は、本件特許発明1の技術的意義が、前記のとおり、経済活動それ自体に向けられたものであることに鑑みれば、社会的な「仕組み」（社会システム）を特定しているものにすぎない。

　エ　 以上によると、本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本件特許発明1の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しない。」

6．裁判所の判断（取消事由；本件特許発明1の発明該当性判断の誤り）について

（6.1）本件特許発明1の技術的意義

（1）裁判所は、本件ステーキ提供方法（構成要件Ａ）に関し、次のように判断した。（注：下記における太字、下線は筆者が施したもの。）
「本件明細書には、これらステップについて、…(略）…と記載されており、人が行うことが想定されている。そして、本件明細書には、これらのステップが機械的処理によって実現されることを示唆する記載はなく、また、そのようにすることが技術常識であると認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件ステーキ提供方法は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められる。
よって、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成は、「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということはできない。」

　（2）また、裁判所は、本件計量機等（注．構成要件Ｂ~Ｆに規定の物）に関し、次のように判断した。（注：下記における太字、下線は筆者が施したもの。）
「一方、本件計量機等は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」といった特定の物品又は機器（装置）であり、「札」に「お客様を案内したテーブル番号が記載され」、「計量機」が、「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し、「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力」し、この「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」として用いることにより、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏するものである。
そして、札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから、計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わされる際に、他のテーブル番号（他のお客様）と混同が生じることが抑制されるということができ、「札」にテーブル番号を記載して、テーブル番号の情報を結合することには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。また、肉の量はお客様ごとに異なるのであるから、「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせて出力することには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。さらに、「シール」は、本件明細書に「オーダー票に貼着」（【0012】）、「カットした肉Ａに付す」（【0013】）と記載されているとおり、お客様の肉やオーダー票に固定することにより、他のお客様のための印しと混じることを防止することができるから、シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。このように、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められる。
他方、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、お客様に好みの量のステーキを提供することを目的（課題）として、「お客様からステーキの量を伺うステップ」及び「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成を採用したことから、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避的に生じる要請を満たしたものであり、このことは、外食産業の当業者にとって、本件明細書に明示的に記載されていなくても自明なものということができる。このように、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、本件特許発明1の課題解決に直接寄与するものであると認められる。
以上によると、本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順（本件ステーキ提供方法）を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（装置）からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的に生じる要請を満たして、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。」

（6.2）本件特許発明1の発明該当性

裁判所は、前記技術的意義の検討結果を踏まえて、本件特許発明1の発明該当性について次のように判断した。（注：下記における下線は筆者が施したもの。）
「本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。
したがって、本件特許発明1は、特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができる。」

7．被告らの主張に対する裁判所判断

裁判所は、被告らの主張について下表に記載のように判断している。

被告らの主張	裁判所の判断
（ア）本件特許発明1には、「札」から「計量機」へ、「計量機」から「印し」又は「シール」へと「テーブル番号」を伝達させる工程や、各ステップの間で伝達するための工程は明示的に存在しない。例えば、テーブル番号を情報として伝達する主体が何であるのかは、特許請求の範囲において何ら特定されていない。	「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有する。 　 本件ステーキ提供方法の各ステップ間で、誰が、どのような方法によりテーブル番号を伝達するのかということは、前記技術的意義との関係において必須の構成ということはできない。 主体や工程に係る構成が特定されていないことは、本件特許発明1の発明該当性についての判断を左右するものではない。
（イ）本件特許発明1において、「テーブル番号」はお客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べるという人為的な取決めを前提に初めて意味を持つものであるから、そのようなテーブル番号を含む情報が伝達されるからといって、本件特許発明1の技術的意義が自然法則を利用した技術的思想として特徴付けられるものではない。	お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが人為的な取決めであることと、そのテーブル番号を含む情報を計量機等により伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは、別の問題である。 計量機等が、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段として用いられており、本件特許発明1が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当することは、前記のとおりである。
（ウ）本件特許発明1において、特定のお客様が要望する量の肉と他のお客様の肉との混同が生じないのは、「テーブル番号」を「キー情報」として「お客様」と「肉」とを1対1に対応付けたことによるものであって、「肉の量」そのものとは何らの関係がない。	肉の量は、お客様ごとに異なる。 本件特許発明1は、計量機が出力したシールに記載された肉の量とテーブル番号という複数の情報を合わせて利用して他のお客様の肉との混同を防止するから、肉の量の情報が他のお客様の肉との混同を防止するという効果に寄与しないとはいえない。
（エ）本件特許発明1には、お客様が案内されるテーブルとカットステージとが店内の別の場所に存在すること、及び、お客様が案内されたテーブルからカットされた肉を確認した後に案内したテーブルに戻るといった手順は、何ら特定されていない。したがって、本件特許発明1において必ずしも特定のお客様の肉と他のお客様の肉との混同が生じるものとはいえない。	他のお客様の肉との混同を防止することは、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避的に生じる要請であり、被告ら主張のように、上記手順が特定されなければ他のお客様の肉との混同を防止する必要が生じないということはできない。
（オ）「札」、「計量機」、「印し」又は「シール」は、それぞれ独立して存在している物であって、単一の物を構成するものではなく、本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎない。	「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、単一の物を構成するものではないものの、いずれも他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできない。

8．コメント

（1）本件特許発明1は、次のようなクレームを段階的に踏んでいる。
出願当初：構成要件Ａに記載のステップを含むステーキの提供方法。
設定登録時：構成要件Ｅ，Ｆをさらに加えたステーキの提供システム。
出願当初クレームは、ステーキを提供する手順という人為的取り決めを示すものであり発明該当性なしと判断された。
本件事件は、このようなステーキの提供方法において不可避的に生じる要請を、札、計量機、シール（印し）などの特定物品の利用により解決したものであり、これらを発明特定事項に加えたことにより発明該当性の要件を満たしたものである。

（2）特定物品は、明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮して、物品の使用によりもたらされる効果との関係で技術的意義があるか判断されている。ここで、技術的意義とは、発明がどのような技術的な存在理由（貢献・価値）を持っているかを意味すると思われる。また、不可避的な要請は、明細書に明示的な記載がなくても自明なものも含まれる。

（3）特定物品は、単一的なものを構成していなくてもよい。特定物品は、効果（本事件の場合は、他のお客様の肉との混同を防止するという効果）との関係で技術的意義を有するものであればよい。この場合の効果は、物品本来の機能にとどまらない効果であること（本事件では、複数物品から得られる情報の組み合わせにより生じる効果）が望ましい。

（4）本事件は、設定登録時、異議決定時、出訴時それぞれにおいて注目されている。その都度様々な批判や意見がある。その一例を掲げる。
・外食産業で特許なんか必要あるのか（原告は18件の出願実績がある）。
・この出願がなぜ登録されたか不思議。特別な考えでもなく、取消になって当然だ。
・こんな店舗運営方法のアイデアが特許になるのか。
・権利としては狭い。侵害回避は難しくないであろう。
・進歩性が争われていない。特許庁に技術文献の蓄積がなく結果として特許になってしまったケースであろう。
しかし、このような判決が出た以上、自然法則を利用しているか否かについて慎重に対応せざるを得ない。ビジネスモデルの発明について相談を受けた場合は、人為的な取り決めの部分があっても、本事件に倣って特許出願を検討すべきでる。なお、コンピュータソフトウエアに関する場合は、別の基準（ソフトウエアによる処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか）で判断されることは周知の通りである。これらの点については審査基準にも記載されている。

（5）産業界においては、逆スマイルカーブからスマイルカーブへの急激なシフトが行われている。スマイルカーブは、産業における収益構造を表すモデルであって、川上の部品製造等段階や、川下の流通・サービス・メンテナンス段階の付加価値が高いことを意味する。このような潮流に影響され、今後は人為的な取り決めを含むビジネスモデル特許の必要性が高まるであろう。