平成23年5月25日　執筆
弁理士　戸部田学

第1.事件の概要

特願2000－48686（発明の名称：ホログラフィック・グレーティング、特許出願人：株式会社島津製作所）につき、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求するとともに、手続補正書を提出した。この手続補正書において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた「物の発明」を、発明の名称を「ホログラフィック・グレーティングの製作方法」とする「方法の発明」に補正した。しかし、この補正が平成18年法律第55号による改正前の特許法第17条の2第4項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないとして補正却下された上で、本願発明は、特許法第29条第2項違反であるとして請求棄却審決を受けた。その後、その審決の取り消しを求めたが、請求が棄却された事案である。すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明）を方法の発明に変更する補正（発明のカテゴリを変更する補正）は、特許法第17条の2第4項各号のいずれにも該当しないと判示された事案である。

第2.特許庁における手続の経緯

第3.本件補正前後の特許請求の範囲

（1）補正前（拒絶査定時）の請求項

【請求項1】
光学ガラス基板上に設けたホトレジスト層に,所望の回折格子溝深さ以上の溝深さを有するレジストパターンをホログラフィック露光法により刻線し、該レジストパターンが完全に消失するまでレジストに対するエッチング速度が基板に対するそれより大きくなるように調整したフッ素系ガスと酸素との混合ガスから生成されるイオンビームによりエッチングすることにより、光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング。
【請求項2】
エッチングの際のイオンビームを、レジストパターンの刻線方向に垂直で且つ基板の法線方向に対して傾斜した方向から照射することにより作製された請求項1記載のホログラフィック・グレーティング。
【請求項3】
請求項1及び請求項2記載のホログラフィック・グレーティングからの転写により作製されたネガ・グレーティング及びレプリカ・グレーティング。

（2）補正後の請求項
【請求項1】（補正前請求項1＋2＋α、発明のカテゴリの変更）
光学ガラス基板上に設けたホトレジスト層に,所望の回折格子溝深さ以上の溝深さを有するレジストパターンをホログラフィック露光法により刻線し、該レジストパターンが完全に消失するまでレジストに対してエッチングし、該光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線するホログラフィック・グレーティング製作方法において、
（ａ）該ホトレジスト層に対するエッチング速度が該ガラス基板に対する速度より大きくなるようにフッ素系ガスと酸素との混合ガスを調整し、
（ｂ）該レジストパターンの刻線方向に対して垂直で且つ基板の法線方向に対して傾斜した方向から、該混合ガスから生成されるイオンビームを照射することでエッチングし、
（ｃ）エッチングする際には,該混合ガス中の酸素が該ホトレジスト層から析出するカーボンと反応し、該レジストの表面から離脱するようにした、ことを特徴とするホログラフィック・グレーティング製作方法。

第4.拒絶審決の理由（特許庁の判断）

「……本件補正前は発明のカテゴリーが物であったのに、本件補正後は発明のカテゴリーが方法になっており、特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーを変更する補正は、平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号(以下、この項を「特許法17条の2第4項」という。)に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない」

第5.原告（特許出願人）の主張

1．東京高等裁判所平成13年(行ケ)第84号事件平成14年6月11日判決(甲第10号証。以下「東京高裁平成14年判決」という。)の判示事項を反対解釈すれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて、請求項に記載された物が出願に係る明細書において当該請求項に記載された製法によって製造されたものに限られることが明示されていれば、当該物は請求項に記載された製法によって限定される、すなわち、当該請求項の実質的なカテゴリーが「方法」であると解釈されるべきである。
上記の解釈に基づけば、補正前請求項1は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームであり、補正前請求項1に記載された物が出願に係る明細書において当該請求項に記載された製法によって製造された物に限られるから、補正前発明1の実質的なカテゴリーは「方法」であり、本件補正は、特許法17条の2第4項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。

第6.裁判所の判断

1．物の発明と方法の発明の区別
特許法は、発明の実施について「物の発明」と「方法の発明」とを区別して規定し(同法2条3項)、そのいずれであるかによって、法律効果が異なるものとしている(例えば、同法101条、104条、175条2項)。
また、出願人は、「物の発明」としての特許を請求するか、「方法の発明」としての特許を請求するかを選択することができるだけでなく、……「物の発明」と「方法の発明」の両者を一出願により請求することが可能であった。
さらに、特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定していることからすると、方法の発明と物を生産する方法の発明との区別は、まず、「願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載」に基づいて判定すべきものである(最高裁判所平成10年(オ)第604号事件平成11年7月16日判決・民集53巻6号957頁)。
以上によれば、特許請求の範囲の記載は、出願人が「物の発明」と「方法の発明」とで法律効果が異なることを考慮して、いかなる権利を請求するかを選択し、その選択の結果を反映させるべく自ら適切な表現を選んで記載したものであるから、特許出願に係る発明が「物の発明」と「方法の発明」のいずれであるかの区別は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきであると解される。

2．プロダクト・バイ・プロセス・クレームの実質
補正前請求項1が広義のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは、当事者間に争いがない。原告は、東京高裁平成14年判決の判示事項を反対解釈して、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて、請求項に記載された物が当該請求項に記載された製法によって製造されたものに限られることが明示されていれば、当該請求項の実質的なカテゴリーが「方法」であると解釈されるべきであると主張する。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、東京高裁平成14年判決にあるとおり、「物(プロダクト)に係るものでありながら、その中に当該物に関する製法(プロセス)を包含する」形式で記載された特許請求の範囲であり、「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。)であるとき」などに認められる特許請求の範囲の記載方法であるということができる。上記の意義からも明らかなように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては、特許請求の範囲に物の製造方法(プロセス)が記載されていても、その記載は発明の対象となる物(プロダクト)を特定するためであり、物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーは、あくまで「物の発明」であって、「方法の発明」ではないし、「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。原告の主張は、東京高裁平成14年判決を正解するものとはいえず、採用することはできない。

3．本件補正の適否
（1）前記1のとおり、出願人は「物の発明」と「方法の発明」のいずれとするかを選択し、表現することができる立場にあり、出願人の選択の結果は特許請求の範囲に表現されており、「物の発明」と「方法の発明」の区別は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきであるところ、補正前請求項1の記載は、「…光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング。」となっているから、補正前発明1の対象は、「ホログラフィック・グレーティング」という「物」であることは明らかである。原告は、請求項の末尾の文言のみに着目したとして、審決の認定を非難するが、補正前発明1は、特許請求の範囲の記載から上記のとおり一義的に明確であり、この記載に基づき補正前発明1を「物」の発明と認定した審決に誤りはない。
（2）プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは、発明のカテゴリーが「物の発明」であることを意味し、たとえ製造方法の記載が含まれていても「方法の発明」ではないし、また、「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできないから、補正前請求項1がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは、上記の結論を左右するものではない。
（3）補正後請求項1は「…ホログラフィック・グレーティング製作方法」と記載され、その発明のカテゴリーが「方法の発明」であることは明らかであるから、本件補正は、「物の発明」であった補正前請求項1を「方法の発明」である補正後請求項に補正することを目的としている。発明のカテゴリーによって、法律効果が異なることは前記1のとおりであるから、発明のカテゴリーを「物の発明」から「方法の発明」に変更することは、「物の発明」として請求していた権利とは異なる効果を有する別の権利を請求することにほかならない。したがって、本件補正は、特許請求の範囲を変更するものであり、特許法17条の2第4項各号のいずれにも該当しない。

第7.補足（被告の反論）

1．……
2．……拒絶査定書(甲第7号証)の備考には「本願請求項に係る発明は、ホログラフィックグレーティングという物を対象としているから、その物の製造方法に関する要件…をいくら特定してみても、物としての特徴を表現することは原則として困難である…。」との記載がある。これによれば、審査官が補正前発明1を物の製造方法に係る発明としてではなく、物に係る発明として認定して、本件出願を審査したことは明らかである。
3．本件補正により、発明のカテゴリーが補正前のものと同一とはいえなくなると、本件補正前の審査結果を補正後請求項1に係る発明の新規性、進歩性の判断に有効に利用することはできない。
特許法17条の2第4項の目的は、限定列記であり、発明のカテゴリーを変更することが同項各号のいずれにも該当しない以上、本件補正が認められる余地はない。

※参考

＜本件と関連する補正の適否について＞
以下の事例における補正は、限定的減縮に該当すると思いますか？

事例1．発明の対象（名称）を変更する補正<1>
（補正前）
【請求項1】Ａ手段と、Ｂ手段とを有することを特徴とするクラッチ。
（補正後）
【請求項1】Ａ手段と、Ｂ手段とを有することを特徴とする自動変速機用クラッチ。
［結論］
限定的減縮に該当する。
［説明］
自動変速機は、クラッチが組み込まれる最も代表的なものの一つであるから、クラッチと自動変速機用クラッチとは技術的に密接に関連する発明の技術分野である。また、この補正は、補正前の課題解決手段の全部である「Ａ手段と、Ｂ手段とを有することを特徴とするクラッチ」を概念的に下位にしたものであるから、補正前の発明の発明特定事項を限定したものであり、さらに、補正前後で発明の解決しようとする課題も同一である。

事例2．発明の対象を変更する補正<2>
（補正前）
【請求項1】物質Ａからなる界面活性剤。
（補正後）
【請求項2】物質Ａからなる殺虫剤用界面活性剤
［結論］
限定的減縮に該当しない。
［説明］
殺虫剤用界面活性剤は界面活性剤の特殊な用途であり、界面活性剤の代表的な用途ではない。また、「界面活性剤」の技術分野と「殺虫剤」の技術分野は、特に関連性を有しないので、「界面活性剤」の技術分野と「殺虫剤用界面活性剤」の技術分野は、技術的に密接に関連しているとはいえない。したがって、補正前後の発明の産業上の利用分野は同一ではない。

※上記事例1，2は、審査基準　第Ⅲ部　第Ⅳ節「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」の「限定的減縮の判断に関する事例21、事例25」から抜粋

＜まとめ＞
・発明のカテゴリを変更する補正は、特許法第17条の2第5項の要件違反となる。
・発明のカテゴリを変更せずに、発明の名称を概念的に下位にする補正は、限定的減縮に該当する。