副所長　弁理士　岡田恭伸

　特許権は、取得した国内でのみ威力を発揮します。例えば、日本の特許権は、日本国内でのみ有効であり、日本の特許権を使って米国や中国で侵害品の製造を差し止めたり、損害賠償請求を行ったりすることはできません。そして、特許権を行使するためには、特許発明を構成する要素が日本国内で実施されている必要があります。すなわち、従来の解釈では、特許に関する実施行為がすべて日本国内で行われていなければ、特許権の効力は及ばないとされていました。これが「属地主義」という原則です。

　一方で、端末とサーバによって構成されるシステムにおいては、端末が日本にあってサーバが外国にあるケースが多くあります（図１参照）。また、海外のサーバから日本の端末に、特許発明のプログラムに係るファイルが配信されることも一般的です（図２参照）。これらの場合、属地主義に厳格に従うと、特許侵害とはなりません。

図１

図２

　このため、従来の属地主義の原則では、国境を越える通信が行われる現代の実情に対応しきれないという問題がありました。そのため、知財高裁は、一定の要件を満たす場合には、特許侵害を認める判断を示しました（平成30年（ネ）第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件、令和4年(ネ)第10046号特許権侵害差止等請求控訴事件（大合議判決））。これらの判決の解説については、二宮弁理士の記事を参照ください。

　今回は、その知財高裁判決に対する最高裁判決（令和５年（受）第２０２８号 特許権侵害差止等請求事件、令和５年（受）第１４号、第１５号 特許権侵害差止等請求事件）が出されましたので、これについて紹介いたします。

　結論から言えば、最高裁も知財高裁と同様に、「特許権侵害」を認めました。つまり、サーバが海外にあるシステムを構築する場合や、プログラムを海外のサーバから日本に配信する場合であっても、一定の要件を満たせば特許権の侵害となります。以下、最高裁判決を引用しながら説明します。なお、最高裁判決は、システムクレームに関するものとプログラムクレームに関するものの２件がありますが、ここではシステムクレームの最高裁判決を引用して説明します。

　最高裁判決では、「属地主義」の原則を修正して、以下の通り判示しました。

　「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが（最高裁平成１２年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻 ７号１５５１頁参照）、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法２条３項１号にいう「生産」に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。」

　要は、サーバが海外にあるだけで特許権を回避できたら特許法の意味がないから、「システムを構築するための行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価される」場合には侵害とする、ということです。

　そのうえで、「実質的に我が国の領域内における「生産」に当たる」か否かの判断について、以下の通り判示しています。

　「本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。」

　すなわち、

　（Ａ）特許に係る発明の効果が日本国内で奏している点、
　（Ｂ）サーバが海外にあることに特に意味がない点、
　（Ｃ）被疑侵害システムが特許権者に経済的な影響を与えていないとは言えない点、

　を考慮して、実質的に日本国内の実施行為に該当すると示しています。
　なお、（Ｃ）については、若干回りくどい言い回しですが、これは立証責任を被疑侵害者にするためかと思います。
　以上のことから、最高裁判決では、大合議判決と同様に、「属地主義」の原則を一部変更して新たな指針を示したといえます。
　ここで、最高裁判決と大合議判決とを比較すると、基本的には同じですが、文言については少し違います。大合議判決では、以下の通り判示しています。
「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、

（１）当該行為の具体的態様、
（２）当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、
（３）当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、
（４）その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響

等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。」
　大合議判決の（３），（４）は、最高裁判決の（Ａ），（Ｃ）に相当します。一方で、（２）については最高裁判決において明示されていません。
　この（２）の観点については、最高裁判決も同様に考えているという意見もあるかと思います。しかしながら、私は、（２）の観点については、優先して考慮される要素ではない、または考慮対象から敢えて外しているのではないか、と考えます。
　なぜならば、（２）の観点を重視すると、発明における主要な処理がサーバで行われていた場合には非侵害になる可能性が高くなるため、最高裁判決の趣旨に反します。そのため、最高裁判決では、（２）の観点については、敢えて外したと考えます（私の願望が含まれていることは否めませんが・・・）。私としては、この最高裁判決は、より適切な保護を図るために、大合議判決よりも一歩踏み込んだものであると考えます。したがって、特許権者にとっては有利になる一方、企業にとっては特許侵害のリスクが高まる可能性があります。特に、日本市場向けのＷｅｂサービスやクラウドサービスを展開する海外企業は、日本での特許出願を強化する必要があると言えるでしょう。

　最後に、実務上の指針について述べます。

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